Verpakking 1 inbreuk op Uniebeeldmerk, Verpakking 2 niet; geen geslaagd beroep op (voor)voorgebruik; factuurvordering toewijsbaar onder WKV en Duits recht

Rb. Den Haag 1 april 2026, IEF 23461; ECLI:NL:RBDHA:2026:7375 (Demka tegen Enfa). De Rechtbank Den Haag oordeelt dat Enfa met Verpakking 1 van haar kaassticks inbreuk maakt op het Uniebeeldmerk van Demka in de zin van art. 9 lid 2 onder b UMVo, maar dat Verpakking 2 geen merkinbreuk oplevert. De waren zijn identiek, omdat het in beide gevallen om kaassticks/melkproducten gaat. Ten aanzien van Verpakking 1 acht de rechtbank de visuele overeenstemming groot: beide tekens hebben onder meer een rode boven- en onderrand, een blauw middenvlak, woordelementen in wit/rood, een centraal venster waardoor de kaassticks zichtbaar zijn, en onderaan melk met een jongetje. Begripsmatig bestaat eveneens overeenstemming; auditief is die beperkt, maar in samenhang met de identieke waren leidt dit toch tot verwarringsgevaar. Het verweer dat de woordelementen de totaalindruk zouden domineren, wordt verworpen. Bij Verpakking 2 is volgens de rechtbank slechts sprake van enige mate van visuele en begripsmatige overeenstemming, terwijl vooral de afwijkende kleurstelling, de andere vorm van het venster en de andere positionering van de elementen maken dat geen verwarringsgevaar bestaat. De rechtbank verwerpt ook het beroep op een ouder recht van plaatselijke betekenis dan wel op (voor)voorgebruik, omdat Enfa onvoldoende heeft geconcretiseerd op welk ouder recht zij zich beroept en hoe dat recht zou zijn ontstaan. De voorwaardelijke reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Uniebeeldmerk wordt afgewezen, omdat Enfa onvoldoende heeft onderbouwd dat het merk ieder onderscheidend vermogen mist; ook de overige reconventionele IE-vorderingen, waaronder de gevraagde verklaring voor recht van non-inbreuk en de gevraagde beperking van maatregelen, worden afgewezen. Daarbij merkt de rechtbank wel uitdrukkelijk op dat merkinbreuk pas kan worden aangenomen vanaf de registratiedatum van het Uniebeeldmerk, 24 augustus 2024, zodat het eerdere gebruik van Verpakking 1 niet als merkinbreuk kan gelden.

Daarop veroordeelt de rechtbank Enfa om binnen 24 uur na betekening ieder gebruik van Verpakking 1 in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 1.000 per dag met een maximum van € 100.000. Daarnaast moet Enfa binnen 14 dagen een met bescheiden gestaafde opgave doen van de vanaf 24 augustus 2024 in de EU in voorraad gehouden en gedistribueerde inbreukmakende producten, alsmede van haar professionele afnemers in de EU, met aantallen, prijzen en verkoop- en leverdata; vervolgens moet zij binnen 14 dagen na die opgave de resterende voorraad van de inbreukmakende producten ter vernietiging toezenden aan de advocaat van Demka. Aan niet-nakoming van die opgave- en vernietigingsverplichtingen is een dwangsom verbonden van € 500 per dag met een maximum van € 50.000. De gevorderde accountantscontrole wordt afgewezen wegens ontbreken van een wettelijke grondslag. Winstafdracht wordt eveneens afgewezen, omdat de rechtbank geen kwade trouw aanneemt: Enfa gebruikte Verpakking 1 al vóór de merkinschrijving en haar verweer tegen de merkinbreuk was niet bij voorbaat kansloos. Ook een concrete schadeveroordeling wordt niet uitgesproken, omdat Demka geen schadebedrag en ook geen verwijzing naar de schadestaatprocedure heeft gevorderd; wél wordt voor recht verklaard dat Enfa de schade moet vergoeden die Demka door het gebruik van Verpakking 1 in de EU heeft geleden. Verder wijst de rechtbank Demka’s vordering tot betaling van € 59.202,86 aan openstaande facturen toe. Op de koopovereenkomsten is het Weens Koopverdrag (WKV/CISG) van toepassing; voor niet door het WKV geregelde onderwerpen geldt aanvullend Duits recht op grond van de Rome I-Verordening. Enfa’s beroep op verrekening faalt, omdat de door haar gestelde tegenvordering uit de “verklaring van overdracht” niet vaststaat en ten tijde van de mondelinge behandeling nog niet in een Duitse procedure aanhangig was gemaakt. Daarom worden ook de wettelijke handelsrente naar § 288 lid 2 BGB en € 1.310,85 aan buitengerechtelijke incassokosten toegewezen. De reconventionele schadevordering van Enfa wegens rebranding wordt afgewezen, omdat de overstap naar Verpakking 2 een eigen keuze was om verdere schade te voorkomen en bovendien juist is nu Verpakking 2 niet inbreukmakend is. Tot slot wordt Enfa veroordeeld in de proceskosten van € 22.713,54, waarbij de rechtbank voor het IE-deel art. 1019h Rv toepast en voor het niet-IE-deel het liquidatietarief.

Verpakking 1 maakt inbreuk op het Uniebeeldmerk

4.1.

De rechtbank oordeelt dat Verpakking 1 inbreuk maakt op het Uniebeeldmerk van Demka op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo.

4.2.

Van zogenaamde ‘sub b’-inbreuk is sprake als het betrokken teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt voor het aanbieden van dezelfde of overeenstemmende waren en/of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van die waren en/of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Het bestaan van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, bestaande uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten. Hierbij moeten alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht worden genomen, met name de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de (mate van) overeenstemming van de betrokken waren of diensten en het - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt bepaald aan de hand van een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren en met name de overeenstemming van de conflicterende tekens c.q. soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de tekens, en omgekeerd.4

Overeenstemming tussen de waren

4.3.

De waren zijn identiek. Het Uniebeeldmerk is geregistreerd voor melkproducten in klasse 29 en de producten die werden verkocht met gebruik van Verpakking 1 zijn kaassticks, ook melkproducten. Partijen zijn het hier ook over eens.

Overeenstemming tussen de tekens

4.4.

De rechtbank is van oordeel dat het Uniebeeldmerk en Verpakking 1 visueel in grote mate overeenstemmen. Geconstateerd moet worden dat beide tekens een rode boven- en onderrand hebben, het gedeelte daartussen blauw is, de meeste woorden witte letters hebben die rood zijn omrand of rode letters die wit zijn omrand. Beide tekens hebben in het midden een open frame waardoor de inhoud van de verpakking te zien is. Dit “raam” is bij beide ook rood en wit omrand. Bovendien is aan de onderkant van zowel het Uniebeeldmerk als Verpakking 1 op min of meer dezelfde positie melk en een jongetje met een wit shirt en blauwe broek afgebeeld. Verder komen de woorden “cheese”, “peynir” en het cijfer “8” op beide tekens voor en stemt het woord “yumurcak” op het Uniebeeldmerk visueel in redelijke mate overeen met het woord “yumyum” op Verpakking 1, evenals “8 käsesticks” met “8 cheese sticks”. Daartegenover staan ook enkele visuele verschillen. Op het Uniebeeldmerk staat bovenin het woord “yumurcak” en bij Verpakking 1 staat er “sefinem” op die plaats. Op het Uniebeeldmerk staat daaronder het beschrijvende “cheese fingers” en op het teken op diezelfde plek “cubuk peynir”.

4.5.

Begripsmatig bestaat er overeenstemming in het door beide partijen als onderscheidend bestanddeel aangemerkte jongetje, de afbeelding van een of meerdere kaassticks en de afgebeelde melk.

4.6.

Auditief bestaat er alleen overeenstemming tussen de beschrijvende woorden “8 käsesticks”, “8 cheese sticks” en “cheese”, waar het publiek minder aandacht aan zal schenken. Hierdoor is sprake van geringe auditieve overeenstemming.

4.7.

Concluderend oordeelt de rechtbank dat er een redelijke mate van overeenstemming bestaat tussen Uniebeeldmerk en Verpakking 1.

Verwarringsgevaar

4.8.

Gelet op de redelijke mate van overeenstemming tussen Uniebeeldmerk en Verpakking 1, het feit dat de tekens voor identieke waren worden gebruikt en het gemiddelde aandachtsniveau van het publiek, is de rechtbank van oordeel dat het gebruik van Verpakking 1 gevaar voor verwarring bij het publiek oplevert. Het winkelend publiek kan bij de kaassticks van Enfa menen te maken te hebben met de kaassticks van Demka. Althans, bij dat publiek kan de indruk worden gewekt dat er wat betreft herkomst enig verband tussen beide producten bestaat.

4.9.

Het standpunt van Enfa, dat de woordelementen zo dominerend zijn dat de totaalindruk van Verpakking 1 totaal anders is dan die van het Uniebeeldmerk en dat van verwarring tussen beide aldus geen sprake kan zijn, kan niet worden gevolgd. Anders dan Enfa aanvoert, volgt uit rechtspraak van het Europese Hof van Justitie namelijk niet dat het woordelement van een samengesteld merk systematisch domineert binnen de totaalindruk die het oproept.5 Om een dominerende rol voor een van de woordelementen aan te kunnen nemen, had Enfa meer moeten aanvoeren dan zij heeft gedaan. Dit geldt te meer nu een groot deel van de woorden zuiver beschrijvend zijn voor kaassticks en tussen partijen niet in geschil is dat het jongetje het meest onderscheidende bestanddeel is. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de woordelementen het aanwezige verwarringsgevaar tussen Uniebeeldmerk en Verpakking 1 bij het relevante publiek niet wegneemt.

4.10.

Anders dan Enfa aanvoert is de reputatie van het Uniebeeldmerk niet van belang voor de beoordeling van merkinbreuk op basis van sub b. Ook is het Uniebeeldmerk nog niet gebruiksplichtig, dus hoeft Demka daarvoor geen bewijs in te dienen. Enfa heeft wel terecht aangevoerd dat er pas sprake kan zijn van de inbreuk vanaf de datum van merkinschrijving en niet daarvoor al.